外观设计专利侵权败诉后的反法救济路径探析

原告曾以与权利产品外观相同的外观设计专利起诉被控侵权产品侵权并被在先生效判决（前案判决）认定不构成专利侵权的，是否可以再主张与外观专利整体视觉效果相同或者近似的权利产品的装潢构成具有一定影响的装潢，并主张同一被控侵权产品构成反不正当竞争法第六条所规制的装潢仿冒？

这个问题可以拆分成两个问题：第一，原告是否有权起诉？第二，如有，在先败诉的外观专利侵权判决（前案判决）对认定装潢仿冒是否有影响？

实践中权利人在外观设计专利侵权败诉后，再提起装潢仿冒之诉[1]的很少。但笔者有客户在外观设计专利侵权败诉后找到笔者，笔者建议其提起装潢仿冒之诉，不仅获得胜诉且150万元损害赔偿请求得到全额支持。以下结合本案阐述笔者对上述问题的看法。

斐珞尔公司是露娜（LUNA）系列洁面仪在中国大陆地区的经营者，自2013年起，陆续推出LUNA、LUNA2、LUNA mini、LUNA mini2、LUNA Go、LUNA play、LUNA3等一系列产品。同时斐珞尔公司还是2013年1月17日申请的“面部清洁器（一）”和 “面部清洁器（二）”的外观设计专利权人。斐珞尔公司于2020年7月21日就厦门昕某公司、泉州卓某公司、许某某、淘宝公司制造销售洁面仪侵犯其“面部清洁器（二）”外观设计专利向厦门中院提起外观设计专利侵权诉讼，该案一审、二审均认定不构成专利侵权。在败诉后，笔者建议斐珞尔公司就相同的被诉侵权产品提起装潢仿冒诉讼。该装潢仿冒诉讼一审和二审法院均认定构成装潢仿冒，并全额支持原告150万元的赔偿请求[2]。

（一）关于斐珞尔公司是否有权提起装潢仿冒之诉

在该案中，被告主张斐珞尔公司无权再提起装潢仿冒之诉，理由主要是：

1、斐珞尔公司基于同一事实、同一被诉侵权行为分别提起侵害外观设计专利权纠纷之诉和不正当竞争纠纷之诉，两项请求权属于竞合关系，斐珞尔公司已经选择侵害外观设计专利权之请求权，且经实体判决，不能再以不正当竞争纠纷提起诉讼。被告援引《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第11条[3]、最高院（2021）最高法民申3694号、《北京市高级人民法院关于涉及网络知识产权案件的审理指南（2016）》第30.2条[4]支持其主张。

2、斐珞尔公司外观设计专利在本案诉讼过程中已期满终止，故该系列产品外观设计已经进入到公有领域，不应再得到保护。

关于重复起诉问题，笔者认为根据最高人民法院反法司法解释第二十四条之规定[5]，前案并未认定被控行为侵犯斐珞尔公司外观设计专利权，斐珞尔公司有权基于有一定影响的装潢提起不正当竞争之诉。被告援引的（2021）最高法民申3694号案与本案无关联性和可比性。3694号案件考量了当事人一致性、诉讼标的同一性、诉讼请求涵盖于前案，认定在法院已经处理了当事人之间建设工程施工合同法律纠纷后，针对相同当事人、相同行为提起侵权诉讼，构成重复起诉。但本案诉讼标的、当事人、诉讼请求均与前案不同。第一，诉讼标的不同。根据权威解释，民事诉讼法司法解释第247条对于诉讼标的的解释采用旧实体法学理论，即诉讼标的为当事人在实体法上的法律关系。本案诉讼标的（法律关系）为不正当竞争，包括擅自使用他人具有一定影响的商品装潢和虚假宣传，而前案为外观设计专利侵权，两案法律关系不同。第二，两案当事人不相同。本案被告为泉州卓某商贸有限公司、许某某、黄某某、周某某（该两自然人为前案昕某公司的股东，在本案诉讼中两人注销昕某公司，故追加为本案被告）和天猫公司。第三，两案诉讼请求不相同。至于被告援引的《北京市高级人民法院关于涉及网络知识产权案件的审理指南》，本案不是“仅属于”侵犯外观设计专利权的情形，该指南与本案不具有相关性。

关于斐珞尔公司相关专利已经失效进入公有领域，无权再主张装潢仿冒的观点，在司法实践中被诸多权威判例否认。比如最高人民法院在“晨光笔”案[6]中就指出：“外观设计专利权终止后，该设计并不当然进入公有领域，在符合反不正当竞争法的保护条件时，它还可以受到该法的保护。具体而言，由于商品的外观设计可能同时构成商品的包装或者装潢，因而可以依据反不正当竞争法关于知名商品特有包装、装潢的规定而得到制止混淆的保护”，在“景田矿泉水瓶”案[7]中又指出：“外观设计专利到期后，该外观设计专利如因经营者的使用符合反不正当竞争法给予保护的条件，可以给予反不正当竞争法项下的保护，这是以经营者竞争性利益为权益基础的合法保护，并非变向延长外观设计专利的保护期，相反有益于鼓励经营者诚信经营，维护市场竞争秩序。”

故本案按照前述反不正当竞争法司法解释规定，结合法发〔2011〕18号[8]文件精神，参照晨光笔案等先例案件裁判主旨，属于“在与知识产权立法政策相兼容的范围内，仍可以从制止不正当竞争的角度予以保护”的情形，斐珞尔公司有权提起装潢仿冒诉讼。

（二）前案不侵权判决对认定被诉侵权产品构成装潢仿冒的影响

在该案中，被告一直强调本案原审判决明显与侵害外观设计专利权案件相互冲突、矛盾，权利人以此方式在不同法院起诉，不同法院如作出截然相反的裁判，将严重损害司法裁判的权威性，也损害了民事主体对司法裁判的信赖利益。而这也是本案最大的争议焦点和难点。从法律规定的文义解释来看，外观设计专利侵权与装潢仿冒都要求相同或近似[9]。从这个角度，被告抗辩在斐珞尔露娜（LUNA）系列产品的外观设计与前案外观设计专利相同/近似，在前案认定不侵犯外观设计专利权的情况下，不应认定相同的被诉产品构成装潢仿冒似乎也有道理。

笔者认为虽然两者在实际判断过程中确实存在诸多相同的考虑因素，但是外观专利侵权与装潢仿冒仍然有诸多差异，体现在：权利/法益的产生方式、条件，侵权比对对象，比对原则，比对方法，侵权判断主体，保护期限，能否无效，责任承担等诸多方面。因此不能因为前案判决认定被控侵权产品不侵犯外观设计专利，就得出被控侵权产品不构成对斐珞尔露娜（LUNA）系列洁面仪产品装潢的仿冒。但是，前案判决对于认定构成装潢仿冒确实会造成较大困难。以下就两者的差异具体分析说明如下：

1、产生权利/权益实质条件不同。外观设计专利所保护的是富有美感并适于工业应用的产品新设计，其获得保护的实质条件是与现有设计相比不相同也不近似；而反法第六条具有一定影响的装潢保护的是经营者基于装潢指示商品/服务来源作用而产生的竞争优势，要求具有显著特征和知名度，获得保护的条件是装潢与经营者建立起特定联系，从而能起到识别商品/服务来源作用。

2、产生权利/权益形式条件（产生方式）不同。外观设计专利必须向国家知识产权局提交申请并经授权公告方生效；而装潢无需也无法注册登记。

3、侵权比对标准和方法不同。外观专利侵权的标准是整体视觉效果相同或者近似。其比对方法和步骤是[10]：（1）以一般消费者的眼光，就专利设计和被诉侵权设计的异同点进行客观、全面的总结，排除功能性特征等对整体视觉效果不会产生影响的设计特征；（2）以现有设计为参照，以产品正常使用为前提，确定区别于现有设计以及容易被直接观察到的设计特征；（3）结合各自设计空间的大小，逐一评估上述设计特征对整体视觉效果影响的权重；（4）回归“整体观察、综合判断”的原则，得出结论。

装潢仿冒的标准是使用与他人有一定影响的装潢等相同或者近似的标识，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系，其落足点在于来源或特定关系的误认。这里的近似和商标侵权一样是混淆性相似[11]，其判断原则和方法参照商标相同或者近似的判断原则和方法[12]。有司法观点认为[13]：“外观设计侵权判定中一般消费者混淆是指被控侵权产品的实际购买者在产品外观视觉效果上将被控侵权产品与外观设计专利产品相混淆，一般消费者发生混淆的时间点包括但不限于其购买被控侵权产品时。商标侵权判定中相关公众混淆是指相关公众对商品或者服务的来源产生混淆，误认为其所购买的商品或者服务是由商标权享有者提供的，或者误认为其所购买的商品或者服务的提供者与商标权人有特定的联系。外观设计侵权判定涉及的是产品外观整体视觉效果上的混淆，与对产品来源是否发生混淆无关；商标侵权判定涉及的是商品或者服务来源的混淆，与商品外观的视觉效果无关”。上述观点同样也说明了外观设计侵权和装潢仿冒的本质区别。除了上述判断原则差别外，参照商标侵权相同或者近似的判断方法[14]，外观设计侵权和装潢仿冒还存在进一步的区别：

第一，判断主体不同。外观设计专利侵权的判断主体是一般消费者，这里的“一般消费者”并非生活中的消费者概念。根据《专利审查指南》，一般消费者对涉案专利申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解，对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。司法观点认为，在侵权案件中“一般消费者的知识水平和认知能力取决于现有设计的状况，并且要考虑申请日时的设计空间，而不能以外观设计产品的一般设计人员或产品实际购买者的观察能力为标准[15]”。装潢仿冒的判断主体是相关公众，通常指的就是产品的实际购买者，以其一般注意力为标准。

第二，侵权比对对象不同。外观设计专利比对的是授权专利图片/照片中产品整体的视觉效果，需要考虑产品视图上所有可见的外观设计特征（司法解释规定对整体视觉效果没有影响的设计特征除外，如功能决定的设计特征）；原告在不同案件中主张保护的外观设计的保护范围必然是相同的。装潢比对的可以是产品的整体装潢，也可以是产品的局部装潢[16]。原告基于相同的权利产品，在不同个案中也可以选择不同的设计特征或其组合主张保护。当选择保护的装潢内容包含的设计特征[17]越少，其“保护范围”就越宽，但认定构成具有一定影响的装潢难度也越大，因为此时对装潢的显著性和知名度要求就更高。这类似权利要求保护范围，权利要求技术特征越少，通常保护范围越大，但是缺乏新颖性和创造性的可能性也就越大。极端情况下，产品整体外观中的一个设计特征经过长期使用，能起到与经营者建立特定联系、识别商品来源的作用，哪怕他人只使用这个设计特征，也可以构成装潢仿冒。

装潢仿冒案件中原告可以选择产品局部装潢来进行保护与商标司法解释中“既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对”并不矛盾。原告一旦确定要保护的装潢内容，比对时需要就被诉产品是否使用了与该确定要保护的装潢进行整体比对和主要部分比对。

第三，设计空间考虑不同。在外观设计侵权中，司法解释明确规定，如果设计空间较大的，则一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。而装潢仿冒案件中，法律上并没有规定“设计空间”。在司法判例中，有类似的选择空间概念，但往往强调的是在各个设计特征选择空间较大的情况下，设计特征的组合更容易具有显著性[18]。

第四，比对观察方式不同。外观设计侵权判断的观察方式是将原告专利与被诉产品进行直接比对，而装潢仿冒是隔离比对。

第五，是否考虑知名度不同。外观设计专利侵权在侵权比对时无需考虑专利（产品）的知名度，甚至不要求在侵权行为发生前专利已经被使用，因此知名度不影响侵权判定。而装潢参考商标侵权判定原则，知名度越高，则保护范围越大。

第六，是否考虑显著性不同。外观设计专利侵权中并没有显著性的要求，外观设计专利要求与专利申请日前的现有设计不相同也不相近似，类比发明专利的新创性。而具有一定影响的装潢要求具有显著特征，既包括固有显著性[19]，也包括通过使用获得的显著性[20]（即除了法定例外情形，如仅由商品自身的性质产生的形状，为获得技术效果而需有的商品形状以及使商品具有实质性价值的形状，在反法下的装潢设计特征均可以通过使用来获得和不断增强其显著性），显著性越强，保护范围也越大。

第七，是否可以主张现有设计抗辩以及无效不同。外观设计专利侵权可以主张被控侵权产品使用现有设计而作不侵权抗辩。装潢仿冒没有现有设计抗辩，装潢要得到保护不要求其具有新颖性或者首创，而只要求其在“仿冒”行为发生时已经与经营者建立特定联系。举个例子，假设某人在五十年前设计并公开一个具有较强显著性的产品装潢，但可能因为极为前卫而无人问津，后来有企业独具慧眼使用该产品装潢并取得较高知名度，从而将该产品装潢与该企业建立特定联系，该企业同样可以主张构成具有一定影响的装潢，其他人使用该装潢的，不能以使用在先公开的产品设计来抗辩。

从无效角度，外观设计会因与专利申请日以前的现有设计相同或者近似被无效，但专利申请日以后出现的产品设计不会影响其效力。装潢没有无效的概念，且并不因为存在他人在先公开的相同设计而无法得到保护，但是已经认定为具有一定影响的装潢却可能因为后续市场出现大量相同或者近似产品而丧失显著特征，从而无法得到保护[21]。

第八，是否需要考虑被告的主观恶意不同。外观设计案件中被告是否具有主观恶意，只影响赔偿但不影响侵权判定。装潢仿冒案件中，被告的主观状态应当考虑。最高人民法院在（2023）最高法民申1972号案件中就明确指出：“认定是否构成擅自使用与他人有一定影响的商品包装、装潢相同或者近似的标识以及是否应当对相关经营行为予以法律规制，不仅需要从相关标识显著性的强弱、知名程度等因素考察相关公众对商品来源混淆可能性的大小，而且在特定情形下，还需要综合考量被诉经营者的主观状态以及相关经营行为是否明显有违诚信原则等”。因此，被告的主观恶意会影响混淆误认的认定，从而认定构成装潢仿冒。因为恶意仿冒行为本身，往往就指向了混淆的可能性，这在逻辑上是非常明显的。如果被告明知原告装潢并恶意进行仿冒，其目的通常是为了利用原告装潢的商誉，从而使消费者产生混淆。有司法判例认为：在被告全面仿冒原告具有一定影响的装潢恶意明显的情况下，可以适度降低对于原告装潢知名度和显著性的要求[22]。

基于上述诸多差异，外观设计专利不侵权，并不能得出基于采用了外观设计专利相同或者近似的产品来主张装潢仿冒不能胜诉的结论。

1、对于仿冒产品外观设计的，我国法律给出了多种可能的请求权基础，既可以主张外观设计专利侵权，也可以主张构成装潢仿冒，构成实用艺术品的还可以主张著作权侵权。

2、对于相同的侵权行为，一个案由胜诉后，就不得再主张其他案由。但可以在一个案件中提出主从备位诉请，如以装潢仿冒作为主诉请，以外观设计专利侵权作为备位诉请（假设管辖法院相同）。

3、虽然都强调相同/近似，但不同案由侵权认定标准不同，原告应当根据实际案情选择合适的案由或者主从次序。比如，对于产品装潢具有较强显著性和较高知名度、能起到识别产品来源作用的，优先考虑装潢仿冒，因为赔偿通常会高于外观设计专利侵权案由，但相应的证据准备要求会高出很多。对于被控侵权产品相对于外观设计专利整体视觉效果有一定差异，但仍然使用了原告产品外观设计显著特征的，可以优先考虑装潢仿冒。对于市场上已经出现大量相同类似外观产品从而导致丧失显著特征风险较大的，优先选择外观设计专利侵权，……。外观设计专利侵权败诉，可以考虑另行提起装潢仿冒之诉；反之亦然。